특허청-한국지식재산보호원, '중국 상표 보호의 모든 것 - 중국 상표브로커 대응 가이드북' 발간
[문화투데이 = 황인선 기자] #설빙은 2014년도 한류 드라마 ‘피노키오’의 성공을 통해 중국 상해에 1호점을 시작으로 본격적으로 중국 진출을 추진했으나 현지에서의 상표권 미확보 및 유사 영업 행위에 대한 대응 미흡 등으로 원활한 현지 진출에 큰 어려움이 발생했다. 중국 상하이 중심가 쇼핑몰에는 한국에서 자주 보던 빙수카페가 몇몇 눈에 뛴다. 이들 카페는 간판 뿐 아니라 종업원 복장, 고객 대기용 진동벨, 넵킨까지 설빙의 부자재를 그대로 베껴서 영업을 하고 있는 경우가 대부분이다.
#국내에서 요식업으로 유명한 전문 프랜차이즈 A사는 한류의 인기가 중국을 중심으로 확산조짐을 보이자 중국시장을 거점으로 글로벌 브랜드로 도약하기 위해 해외진출을 본격적으로 준비하기 시작했다. 중국에서 인기 높은 국내 유명 연예인이 등장하는 여러 한류 드라마에 간접광고를 제공하는 등 중국 진출을 위한 박차를 가하던 중, 중국 유명 상표브로커인 ○○○에게 한글명칭, 영문명칭, 중문명칭으로 상표를 선점당한 사실을 알게 됐다.
최근 한류의 인기가 중국, 동남아를 비롯해 전 세계적으로 확산됨에 따라 우리기업 브랜드(K-BRAND)의 해외 진출도 활발하게 증가하고 있다. 하지만 우리 브랜드의 인지도 확산 이면에는 이러한 브랜드를 악의적으로 선점해 부당한 이익을 취하려는 상표브로커들에 의한 우리기업의 피해도 함께 증가하고 있는 실정이다.
특히 중국에서 한류 드라마가 큰 성공을 거두면서 한국의 외식, 화장품, 식품, 패션 브랜드에 대한 상표선점이 크게 증가하고 있는 것으로 나타났다.
이들은 상표권까지 선점해 우리기업의 해외진출을 방해하는가 하면 이들 짝퉁업체 중 몇몇은 중국에서 가맹점 모집까지 하는 사례도 발견되고 있다.
3일 특허청과 한국지식재산보호원이 발간한 '중국 상표 보호의 모든 것 - 중국 상표브로커 대응 가이드북'에 따르면 중국 상표브로커의 한국 기업 상표 출원 유형들을 분석해 본 결과, 상표브로커들이 단순히 원래 상표를 있는 그대로 모방해 출원하는 경우(9%)는 매우 적다. 2~3개의 언어들을 조합해 모방하는 경우가 많았으며 단일 상표로 출원한 유형(27%)보다 한글과 중문, 중문과 영문, 영문과 중문, 한글+영문+중문의 결합상표 형태로 출원한 비중(54%)이 훨씬 높았다.
중국 상표브로커의 중국 상표출원 유형
상표브로커들은 주로 2개 언어의 상표를 결합한 결합상표의 형태로 출원하는 유형이 대부분이다. 특히 이들 상표는 과거에 한국 기업들이 단일상표 형태로 중국에 출원을 시도했다가 거절됐던 상표라는 것이다. 즉 상표브로커들은 한국기업이 중국 상표 출원을 시도했으나 거절이 된 사안을 분석한 후 이를 극복하기 위해 한글, 중문, 영문을 결합해 출원을 시도한 것이다.
또한 상표브로커들이 상표 출원을 할 때에 한국기업의 기존 상표출원 형태를 철저히 분석해 등록 가능성을 최대한 높이는 방식으로 출원을 시도하고 있다.
그렇다면 빼앗긴 내 상표권을 찾아오는 방법은 없을까.
특허청은 우리 회사의 상표가 선점됐다면 그 발견 시기가 매우 중요하다고 조언했다. 상표브로커 선점상표의 현재 상태에 따라서 대응 방법이 달라지기 때문이라는 것이다.
한국 출원 후 6개월이 경과하지 않은 경우 - 조약 제도 활용 우선권 주장
우리 브랜드의 한국 상표 출원일로부터 6개월이 경과하지 않았고 상표브로커의 중국 출원일이 우리 브랜드의 한국 상표 출원일보다 늦었다면 조약 우선권 혜택에 의한 선출원주의 원칙 상 우리 브랜드는 중국에서의 출원일을 한국에서 출원일로 인정받을 수 있다.
즉, 조약에 의한 우선권 주장과 함께 중국 상표 출원을 서두른다면 한국 상표 출원일에 출원한 것과 동일한 효과를 볼 수 있기 때문에 이 경우는 상표브로커의 중국 선출원이 있더라도 상표 등록을 저지시키면서 우리 브랜드의 중국 상표권을 확보할 수 있다. 이는 향후 선점 당한 상표 출원에 대한 이의신청 또는 무효선고 청구를 할 때에 선 출원의 지위를 근거로 선점 상표를 무효화할 수 있기 때문이다.
한국 출원 후 6개월 경과 상표브로커 상표출원 진행 중인 경우 - 출원공고 확인
현재 출원된 상표브로커의 중국 상표출원이 출원공고돼 이의신청을 할 수 있는 기간이 확보되기를 기다려야 한다.
중국 상표법에 의하면 출원공고된 상표에 대해 공고한 날로부터 3개월 내에 선권리자, 이해관계인은 이 법 제13조 제2항 및 3항, 제15조, 제16조 제1항, 제30조, 제31조, 제32조 규정을 위반한다고 판단되는 경우, 또는 누구든지 이 법 제10조, 제11조, 제12조 규정을 위반한다고 판단될 경우 상표국에 이의신청을 할 수 있다.
상표브로커 선점 상표가 등록된 이후 - 등록공고 확인
상표브로커의 상표출원이 이미 등록 됐다면 상표브로커의 선점 상표는 권리화가 이뤄진 것. 이때부터는 상표브로커가 가지고 있는 상표권에 대한 침해 책임의 부담을 안고서 대응할 수 밖에 없다.
상표가 등록된 이후에는 이의신청은 제기할 수 없고 상표권의 무효선고를 청구하는 무효심판을 제기해야 한다. 무효심판을 통해서 상표권을 무효시키면 상표권이 처음부터 없었던 것이 돼 상표권을 되찾아올 수 있는 기회가 생기지만 단점은 이의신청보다 다소 비용이 비싸며 기간도 오래 걸린다.
하지만 등록된 상표브로커의 상표권을 대응하는데 있어서 가장 강력하고 효과적인 수단이므로 상표브로커의 상표권을 매입하는 쪽으로 대응방향을 정했다고 하더라도 무효심판을 제기해 압박하는 등 상표권 매매 협상을 진행하는 것이 중요하다.
상표브로커가 상표만 선점해놓고 사용 하지 않고 있다면 - 상대방 사용여부 확인
중국 상표브로커에게 선점된 상표가 이미 등록이 됐고 상표브로커는 단순히 상표만 보유하고 있을 뿐 실제 사용하지 않는 경우에는 불사용 취소심판이라는 제도를 활용해 볼 수 있다.
각국의 상표법은 상표의 공정사용이라는 목적 아래, 실제 사용없이 권리만 보유하고 있는 상표를 취소시켜 상표의 고갈을 막고 건강한 거래질서를 확립하는 제도를 가지고 있다, 이를 불사용 취소심판 제도라고 하는데 중국에도 이 제도가 있다.
다만, 이 제도를 활용하려면 반드시 상표권의 등록일로부터 3년 이상 불사용되고 있는 상태가 지속되고 있어야 한다. 따라서 최근에 등록이 돼 선점된 상표권에는 적용하기 어려운 단점이 있지만 장기간 상표브로커에 의해 불사용돼 선점돼 있는 상표를 회복하는데에는 아주 효과적인 수단이다.
오리온 초코파이 ' 好?友' - 중문 브랜드 네이밍을 활용해라
중국 상표브로커들이 한국 기업 상표를 선점한 형태들을 분석해 보면 한국 기업들이 사용하는 영문과 한글만 출원하지 않고 자체적으로 만든 중문 상표를 결합해 출원한 경우들이 많다. 이는 중국 상표브로커들이 상표의 등록 가능성을 높이기 위해 또는 원 권리자 상표와의 유사 문제를 회피하기 위해 중문 상표를 의도적으로 결합하는 이유가 크다고 통계청은 설명했다.
통계청은 "이러한 현상은 비단 상표법적인 문제로만 바라볼 것이 아니라 중국 진출 시 우리 기업에게도 중문 상표는 반드시 필요하다는 것을 역설적으로 말하는 것"이라고 전했다.
중국어 브랜드 네이밍이란 기존의 브랜드를 단순히 중국어로 번역하는 차원을 넘어서서 ‘중국인들에게 通 하는’중국어 브랜드를 새롭게 창작해 내는 작업이다.
예를 들어 오리온 초코파이는 현재 중국에서 가장 인기 있는 간식 제품 중 하나이다. 그런데 중국에서의 브랜드는 ‘CHOCOPIE’를 그대로 사용하지 않고 전혀 별 개의 브랜드 '好?友(음역 : 하오리요우, 의역 : 좋은 친구)’를 사용하고 있다.
까페베네 역시 ‘Cafe bene’라는 영문 브랜드를 그대로 사용하지 않고, ‘??陪?(음역 : 카페이페이니, 의역 : ‘당신과 함께 커피를 마신다’)’라는 중문 브랜드를 함께 사용함으로써 중국인들에게 친근한 브랜드 이미지로 다가가고 있다.
통계청은 "아직도 많은 한국 기업들이 중국의 문화적, 언어적 특수성에 대한 이해 없이 중국어 브랜드 네이밍을 하지 않고 기존의 한글 및 영문 브랜드만 가지고 중국에 진출하는 경우들이 많다"며 "중국 진출을 서둘러야 하는 기업의 경우라면 우선 중문 브랜드 네이밍을 통해 중국인들에게 브랜드 인지도를 높이고 이후 선점 당한 영문 또는 한글 상표를 법률 분쟁 또는 상표권 양도의 방법을 통해 상표를 전략적으로 회수하는 방안을 동시에 진행할 필요가 있다"고 조언했다.
